[특허일반] 복수주체에 의한 특허침해 판례(2/2)

복수 주체에 의한 특허침해 이슈에서 속지주의에 관한 문제도 고려해야 하는 경우가 많다. 예를 들어, 여러 실시자 중 일부의 행위가 외국에서 이뤄진 경우, 이에 대해서도 특허침해 책임을 물을 수 있는지 판단해야 하기 때문이다. 따라서 이하에서는 속지주의 원칙 개념과 이에 관한 대표적인 판례를 살펴본다.

속지주의
속지주의 원칙(principle of territoriality)”이란 특정 국가의 법은 특정 국가의 영토 범위 이내에서 발생하는 행위에 대해서만 효력이 미친다는 것을 의미한다. 따라서 복수 주체가 공동의 실시 의사를 가지고 서로 나누어서 전체 구성을 실시하는 경우 그 복수 주체를 일체로 파악하여 특허침해의 성립을 인정한다고 하더라도, 속지주의 원칙상 그 복수 주체의 전체 실시 행위는 모두 국내에서 행해져야 한다. 따라서 1인이 특허발명의 구성을 이루는, 전용 품이 아닌 전부나 주요 부품을 국외에 공급하고 국외에서 이를 결합하여 판매하는 경우, 앞서본 복수 주체 간 공동으로 특허발명을 실시할 의사 및 공동의 실시 행위가 있더라도 이를 특허법상 특허침해라고 할 수는 없음이 원칙이다.

그러나 최근 기술 발전으로 인해 발명을 실시하는 장소의 제약이 사라져 외국에서 발명을 실시하게 되는 경우가 많아지고 있다. 예를 들어, 클라우드와 IoT 시대에 있어서 발명을 실시하고 있는 장소인 국가는 어디가 될 것인지(서버의 소재지인지, 서비스를 받는 단말 소재지인지, 아니면 시스템 제공자 소재지인지) 문제 될 수 있다. 또한, OEM 등의 제품생산 방식의 변화로 상품을 생산하는 중 일부 부품이 외국에서 생산되는 사례도 증가하고 있다.

따라서 속지주의 원칙을 고집하는 경우 특허권자의 권리보호가 미흡해질 가능성이 높다.
이에 대해 2019년, 한국대법원은 복수 주체에 의한 침해 문제에 대한 의미 있는 판결을 하였다.
본 사안의 특허발명은 물건발명이지만, 방법발명에 대해서도 적용할 수 있는 기준을 제시하였다

이하에서 판결 내용을 구체적으로 살펴본다.

한국대법원 2019222782， 222799호
이 사건 특허발명(한국 특허발명 제10-1326763호)은 안면 리프팅 등 외과적 수술을 위하여 의료용 실을 체내에 삽입하고 고정하는 시술을 시행하는 데 사용되는 ‘의료용 실 삽입 장치 및 그 삽입 시술 키트’에 관한 것이다. 피고 C, 피고 D, 피고 L(이하 ‘피고 C 등’)은 일본에 있는 AG 병원에 판매하여 피부 리프팅 시술에 사용되도록 할 목적으로 피고 E 등 하청업체들을 통하여 카테터 2종, 허브, 스타터(푸시로드 및 천공 수단), 봉합사, 봉합사 지지체 개별 제품을 갓 생산하였다(이하 ‘피고 실시 제품’이라 한다). 이 사건 제1항 발명은 ‘삽입경로 형성 수단’과 ‘의료용 실공급 수단’으로 구성된다.

본 사안에서는 복수의 피고가 각자 특허발명의 구성요소를 생산한 후 완성품을 조립하여 판매한 경우, 이들에게 침해 책임을 물을 수 있는지가 문제가 되었다.

이에 대해 한국 대법원은 피고 D, C, H가 생산한 ① 이 사건 카테터, ② 이 사건 카테터 및 허브의 조합 제품, ③ 이 사건 카테터 및 허브와 이 사건 푸시로드의 조합 제품, ④ 이 사건 카테터 및 허브와 이 사건 천공 수단의 조합 제품, ⑤ 이 사건 카테터 및 허브와 이 사건 푸시로드 및 천공 수단의 조합 제품은 청구항 제1항을 직접 또는 간접 침해하고, 피고 E이 생산한 이 사건 카테터는 청구항 제1항을 간접 침해한다고 판결하였다.

구체적으로 한국대법원은 "특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입 등의 특허 실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공ㆍ조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공ㆍ조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용 효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다."고 판시하였다.

본 판결에 따르면, “국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공ㆍ조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공ㆍ조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용 효과를 구현할 수 있는 상태에 이르게 된 경우”, 국외에서의 단계가 계약 관계에 의한 것이건, 물건의 성격에 의할 때 그 반제품의 최종적인 단계가 예정된 일부로서 그와 같은 가공ㆍ조립이 극히 사소하거나 간단한 경우(조립 단계)이거나 무의미한 일부로서 사용자가 단순히 내려받거나, 사용을 위한 동의를 하거나 범용품을 추가로 결합하는 등 사용자의 사용할 수 있게 되는 경우(사용자의 사용 단계)라면 이의 경우에는 속지주의에 의한 제한을 받지 않는 것으로 해석할 수 있다.