[특허일반] 방법발명의 보호방안

해외에서는 다양한 방식으로 소프트웨어의 온라인 전송을 특허로 보호해 왔다. 일본은 프로그램을 특허법상 물건으로, 프로그램의 전기 통신회선을 통한 제공을 양도로 명문화했다. 미국의 경우 우리 간접 침해보다 그 인정 범위가 넓은 유도침해와 기여 침해를 통해 이 문제를 일정 부분 해소하고 있다. 영국, 독일 및 프랑스는 방법의 사용만이 아니라 그 사용을 청약하는 행위도 특허발명의 실시에 포함하고 있다.

소프트웨어의 온라인 전송에 대한 특허법상 보호를 강화하려는 시도도 오랜 기간에 걸쳐 다양하게 이루어져 왔다. 한국에서는 이러한 문제를 해결하고자, 2019년 특허법 개정법에 특허발명이 구현된 소프트웨어의 온라인 전송도 특허발명의 실시에 해당하도록, 방법발명의 실시에 "그 방법의 사용을 청약하는 행위"를 추가하였다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다... (중략)...

3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.
가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위
다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

 

또한 개정법 제94조2항에 따르면, 특허권의 효력이 "특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서" 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미치기 때문에, 특허침해임을 모르고 소프트웨어의 온라인 전송을 계속하다가 특허권자의 경고를 받고 바로 중단한다면 그때까지의 행위에 대해 특허 침해자의 책임을 지지 않는다.

다만, 이와 관련하여 소프트웨어를 인터넷 공간에 올리는 행위는 “청약”이 아니라, “청약의 유인(誘引)”에 불과하다는 의견이 있을 수 있다. 청약과 청약의 유인의 구별은 상대방의 의사표시가 있다면 곧바로 계약을 성립시킬 의사(意思)가 청약자에게 있는지가 그 기준이 되는데, 일반 사용자가 의사만 있다면 장소와 시간의 제한 없이 그 소프트웨어를 자유롭게 다운로드받아, 설치ㆍ사용할 수 있는 경우가 대부분이기 때문에 제공자가 소프트웨어를 인터넷 공간에 올리는 행위는 청약이라고 보아야 한다. 나아가, 청약이란 청약자가 일방적으로 상대방에게 특정한 계약을 체결할 것을 제의하는 확정적인 의사표시로서, 상대방이 필요한 행위이지만, 청약 당시 반드시 그 상대방이 특정되어 있을 필요는 없다. 따라서 제공자가 소프트웨어를 인터넷 공간에 업로드를 할 때 그 사용자가 특정되어 있지 않더라도 이를 청약으로 해석하는 것에 문제는 없을 것으로 보인다.

한편, 중국 특허법과 한국 특허법과 유사하게 특허발명의 실시 행위를 규정하고 있다*. 그러나, 중국 특허법은 방법발명의 사용 행위를 구체화하지 않고 있어, 소프트웨어를 저장하여 판매하는 행위에 대한 법 적용에 어려움이 있을 수 있다. 또한, 방법발명은 물건발명에 비해 침해입증에 어려움이 있을 수 있다. 왜냐하면, 물건 발명의 경우, 침해 물품의 확인이 비교적 용이하지만, 방법 발명의 경우 방법을 수행한 결과가 표시되는 장치와 그 방법을 실제로 수행한 장치가 상이할 수 있기 때문이다.

따라서, 필자는 중국에서 방법발명의 보호를 강화하기 위하여, 중국 전리법(특허법)에서 방법발명과 물건발명의 실시 행위를 분리하여 정의하는 법 개정을 고려해 볼 수 있을 것으로 판단된다. 이에 대하여, 구체적으로 방법발명의 실시 행위를 추가하여, 소프트웨어 판매자에게도 방법발명의 책임을 물을 수 있게 한 한국의 2019년 전리법 개정안을 참고해 볼 수 있다.

* 중국 전리법(특허법) 제11조1항： 발명 및 실용신안특허권이 수여된 후에는 법에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고 단위 또는 개인도 특허권자의 허가를 받지 아니하고 그 특허를 실시할 수 없다. 즉 목적으로 해당 특허 제품을 제조ㆍ사용ㆍ판매의 청약ㆍ판매ㆍ수입하거나 그 특허 방법의 사용 및 해당 특허 방법에 의하여 직접 획득된 제품을 사용ㆍ판매의 청약ㆍ판매ㆍ수입을 해서는 아니 된다.