[특허일반] 복수주체에 의한 특허침해 판례(1/2)

특허권의 복수 주체에 의한 침해행위는 여러 유형이 있다.

제일 분명하게 특허 침해행위가 인정되는 경우로는, 일방이 특허침해품을 생산하여 제삼자가 이를 판매하는 경우를 들 수 있다. 이를 광의의 복수 주체의 특허침해 개념으로 볼 수 있다. 여기서, 특허침해품을 생산한 일방과 판매한 제삼자는 각각 특허침해 행위에 따른 책임을 부담해야 한다. 나아가, 특허침해에 의한 손해배상을 청구하는 경우 특허법 제128조에 따른 손해배상책임을 지게 된다.

이러한 경우를 제외하고는 복수 주체의 실시 행위를 구체적으로 따져 특허침해 여부를 판단해야 한다.
판례를 살펴보면, 한국은 복수 주체의 특허침해에 관한 대법원판결의 수가 적다.
따라서, 하급심 판결 중에서 방법발명에 대한 특허침해를 판단기준을 명시한 판결을 함께 소개하고자 한다.

서울고등법원 2006. 7. 10. 자 2005라726호
특허권침해금지 임시처분 사건으로서, 채권자(신청인)는 ‘단문메시지서비스를 이용한 통합 메일 서비스 방법 및 장치’에 관한 특허권자였다. 채무자(피신청인)는 이동통신의 SMS 시스템과 방송을 연동하여 방송 중에 시청자가 자신의 휴대전화를 이용하여 SMS를 작성하여 전송하면 그 내용을 TV 화면상에 보여주거나 라디오를 통해 소개되도록 하는 서비스(SMO MO 서비스)를 제공하였는데, 채권자의 특허권 침해 주장에 대하여 채무자가 채무자 실시 발명의 실시 주체는 채무자가 아니라 이동통신사들로 보아야 하므로 자신은 침해의 주체가 아니라고 다투었다. 이에 대하여 위 법원은 “채무자는 SMO MO 서비스를 주도적으로 기획, 구성하여 이동통신사, 방송사 등과 협력하에 위 서비스를 제공하면서 그에 따른 경제적 이익을 향유하고, 위 서비스 사업의 성패에 관한 위험부담을 지고 있으며, 이에 비하여 이동통신사는 SMO MO 서비스 이용자와 채무자 사이에 데이터 전달 역할과 위 이용자에 대한 과금 대행 역할을 수행하였을 뿐이고, 방송사는 단지 협력자에 불과하다 할 것이므로, 결국 위 발명의 실시 주체는 채무자이다”라고 판시하여 금지 청구를 인용하였다.

서울중앙지방법원 2007. 9. 7. 선고 2006가합73442 판결
본 사안은 특허발명의 각 구성요소의 실시 행위가 외국에 위치한 서버에 의해 행하여지고 국내 사용자들은 피고의 웹 사이트를 통하여 피고의 서비스를 이용하는 상황에 관한 것이었다. 법원은 서비스가 피고에 의하여 국내에서 이루어졌다는 이유로 피고의 부실이 항변을 배척하고 국내 실시를 인정하였다.
구체적으로 법원은 외국 법인의 한국 자회사가 해외에 위치한 외국 법인 소유의 서버를 이용하여 국내에서 명칭이 “동적 멀티 웹 표시 검색 방법”인 특허발명을 침해한 행위에 대하여 해당 발명의 구현 방법, 목적, 작용 효과 등을 고려하여 국내 실시를 인정한 바 있다. 즉, 법원은 서비스의 주요 단계가 국내 사용자의 컴퓨터에서 피고 한글 웹 사이트를 통해 구현되고, 그로 인해 피고가 이익을 얻는 점 등을 고려하여 위와 같이 판시한 것으로 보인다. 속지주의를 너무 엄격하게 적용하면 일부 구성을 외국에 두는 방법으로 손쉽게 등록 특허를 회피할 수 있어 특허권자에게 지나치게 불리하므로 이와 같이 판결한 것으로 보인다.

서울중앙지방법원 2019.11.8. 선고 2016가합500899 판결
본 사안은 서로 다른 주체가 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고 서로 나누어서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우의 구체적인 판단기준을 제시한 사안이다.
본 사안의 원고는 유기 발광재료의 분리정제방법에 관한 공동특허권자였는데, 침해가 주장된 청구항은 총 5개의 공정으로 이루어졌다. 피고 1은 S 회사에 실시 제품을 공급하기 위해 피고 2에 정제 전 재생품을 제공하면 피고 2가 정제하고 결정화하여 순도 99.93% 이상의 제품을 피고 1에 공급한 후 피고 1이 승화 정제하여 제품 생산을 마무리하기로 하였는데, 피고 2는 자신의 공정을 피고 3과 함께 진행하였다. 실시와 관련하여 피고 2, 3이 침해주장 청구항에 대응하는 공정 1, 2, 3을 실시하고, 피고 1이 공정 4, 5를 실시하였다. 이와 관련하여 법원은 피고 2, 3은 공동의 특허침해 책임을 부담하되, 피고 1은 특허침해 책임을 인정할 수 없다고 하면서 아래와 같이 판시하였다.
즉, “① 피고 2, 3은 이 사건 공정39) 에 따라 분리 정제한 후 결정화한 재생품을 피고 1에 제공하여, 피고 1이 승화 정제를 통해 재생품 정제 공정을 마무리하도록 공모하였다. ② 구체적으로 피고 2가 피고 1로부터 정제 전 제품을 제공받으면, 피고 2, 3은 이 사건 공정과 같은 방법으로 정제하고(구성 1~3의 실시), 피고 2가 위와 같이 정제된 제품을 피고 1에 납품하면, 피고 1은 위 제품을 승화 정제하여 목표한 순도로 높인 후(구성 4~5의 실시) S 회사에 공급하였다. ③ 피고 1은 피고 2가 아닌 피고 3이 재생품 정제에 관여하거나 그 과정에서 이 사건 공정이 사용된다는 점을 알지 못한 채 승화 정제 공정을 실시하였고, 피고 1이 위와 같은 사정을 파악하기 위하여 주의의무를 위반하였다고 볼 만한 근거는 없다. ④ 그렇다면 피고들의 분담된 실시 행위는 전체적으로 피고 2, 3의 공모에 의하여 이루어진 하나의 침해행위로 인정할 수 있고, 피고 2, 3과 달리 침해행위가 분담되어 실행된다는 사정을 알지 못한 채 일부 공정을 실시한 피고 1은 원고의 특허권을 침해하였다고 할 수 없다.