[특허일반] 한국, 중국 특허법상 직접침해 '단일주체'요건

한국 특허법상 직접침해의 "단일주체" 요건
한국 특허법 제94조에 따르면, 특허발명은 특허권자, 전용실시권 자만이 독점적으로 실시할 수 있으므로 타인이 정당한 권한 없이 특허발명을 실시하는 경우는 특허권의 침해가 된다.

제94조(특허권의 효력) ① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때는 제100조 제2항에 따라 전용실시권 자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.
② 특허발명의 실시가 제2조 제3호 나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다.

이때 실시자의 행위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정해진 특허발명의 보호범위 내인 경우, 직접침해가 인정된다. 한편, 간접 침해란 타인의 실시 행위가 특허발명 그 자체의 실시 행위라고는 볼 수 없지만 특허발명의 실시 행위에 직접 기여한다고 인정되는 것으로서 침해행위의 전 단계에 있는 예비행위를 의미한다. 한국 특허법 제127조에서 간접 침해 행위를 규정하고 있다.

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각호의 구분에 따른 행위를 업으로써 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위


한국 특허법 제2조에서 특허 실시 행위를 규정하고 있다. 그러나, 특허권자의 독점으로 실시할 권리에 수출 행위가 포함되어 있지 않다. 또한, 한국 특허법의 간접 침해 규정은 미국, 일본, 독일 등에 비해 매우 협소하게 규정되어 있다. 따라서, 복수 주체가 특허발명의 구성 일부를 해외에서 실시하는 경우, 이들에게 특허침해 책임을 묻는 것이 어려운 경우가 많았다.

 

제2조(정의) 

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.  ..(중략)..

3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

 

한편, 한국의 특허법 조문에서 미국처럼 단일주체에 의한 모든 구성요소의 실시만이 특허침해를 성립한다는 근거는 찾기 어렵다. 억지로 끼워 맞춘다면 같은 법 제126조에서 특허권자는 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해의 금지를 청구할 수 있다고 규정할 때 “권리를 침해한 자”를 “권리를 침해한 자들”과 같은 복수로 정의하지 않고 있다는 것을 이유로 특허법 제126조에서 그 근거를 찾을 수 있을 것이다. 특허법이 개정된다면 이러한 세세한 부분까지 고려한 법 기술이 필요하다고 믿는다.


중국 특허법상 직접침해의 "단일주체" 요건
중국 역시 복수 주체에 의한 침해행위에 대한 명문 규정이 없다. 다시 말해 중국 특허법(전리법)제11조는 직접 침해행위를 규정하고 있지만, 주체적 요건을 명확하게 기재하고 있지 않다.

따라서, 모든 구성요소를 실시하는 주체가 단일 주체로 한정되어야 하는지 여부가 문제가 될 수 있다. 예를 들어, 방법에 관한 발명이 단일주체가 아닌 복수 주체에 의하여 실시되는 경우에 법적 평가에 의하여 복수 주체의 실시 행위를 특정한 단일주체의 실시 행위로 간주할 수 있다면 그 단일주체에 대하여 특허권 침해의 책임을 인정할 수 있을 것이다. 복수 주체의 특허침해에 대한 법적 책임의 근거가 되는 조문으로 제11조를 활용하기 위해서는 직접침해를 인정하기 위해 단일주체에 대한 요건을 만족해야 하는지가 중요하다.

이에 대해, 복수 주체의 특허침해 행위를 직접 침해행위로 간주할 수 없다는 학설이 존재한다 .
이를 뒷받침하는 근거로는, 우선 복수 주체에 의한 발명의 경우에는 특허법상 명문의 규정으로 공동으로 특허출원을 하여야 한다는 점, 공동으로 심판을 청구하거나 피심판청구인으로 하여야 한다는 점 등이 특허법상 명문으로 규정되어 있으므로, 복수 주체의 침해행위가 단일주체의 침해행위로 간주하지 않는 이상, 복수 주체의 침해행위에 대한 명문 규정이 없이 이를 직접 침해행위로 간주하기는 어렵다는 것이다.
또한, 특허법상 확립된 구성요소 완비의 원칙에 근거하면 특허발명은 누구에 의해서도 실시되고 있지 아니하다는 점 등에 비추어 보면 방법발명이 복수 주체에 의하여 실시되고 있는 경우에는 복수 주체에 대하여 특허권 침해 즉 특허권 공동 직접침해의 책임을 인정할 수 없다는 입장이다.
반면, 우선 복수 주체에 의하여 특허 청구항이 실시되는 경우에, 나아가 복수 주체에 의하여서만 특허 청구항이 실시될 수밖에 없는 경우에, 복수의 주체에 의한 특허 침해를 부인하여야 하는 근거를 찾을 수 없기 때문에 인정해야 한다는 입장도 존재한다.

종합하면, 중국 전리법에서도 직접침해에 대한 주체적 요건, 즉 단일주체가 반드시 모든 구성요소를 실시해야 한다거나 복수 주체의 실시 행위로 인한 침해행위는 성립되지 않는다는 등의 규정이 없기 때문에, 복수 주체의 방법발명이 실시 행위에 대해서도 특허침해 여부를 판단하기 어려운 점이 있다.