[특허일반] 직접침해요건

최근 소프트웨어 및 인터넷 기술에 관한 특허발명의 경우, 복수의 주체가 특허발명의 각 구성요소를 나누어 실시하게 되는 경우가 발생하고 있다. 그런데 특허침해는 실시자가 특허발명의 모든 구성요소 및 그 유기적 결합 관계를 실시하여야 하므로, 각 구성을 복수의 주체가 실시하는 경우에 복수의 주체에게 특허 침해 책임을 물을 수 있는지 문제가 된다.

서로 다른 입법체계로 인하여, 각국의 복수 주체의 침해 판단 기준은 조금씩 다르다. 예를 들어, 미국의 경우 직접침해와 간접 침해를 모두 특허법에 명문화하고 있어, 복수 주체의 침해 행위에 대한 판단의 근거로 간접 침해 법조문이 활용된다. 반면, 중국의 경우 간접 침해에 대하여 특허법에 명문 규정을 두지 않고 있어, 복수 주체의 침해 행위에 대해 사법해석으로 판단 기준을 정립해 나가고 있다. 이러한 점을 감안하면, 각국에서의 복수 주체의 실시 행위에 대한 침해 판단 기준은 각국의 입법 체계와 구체적인 실시 형태를 고려하여 수립되어야 할 것이다.

이에, 한국을 포함한 중국 미국 등에서 복수 주체에 의한 특허권 침해행위로부터 어떻게 권리자들을 보호할 수 있는지 알아보려고 한다.

특허 침해행위는 앞서 설명하였듯이 직접 침해행위와 간접 침해행위로 구분할 수 있다. 여기서 간접 침해행위란, 직접 침해행위는 아니지만, 특허침해가 될 개연성이 높은 행위를 의미하며 국가마다 다른 요건으로 규정화하고 있다.

이에 먼저 직접침해 요건부터 살펴보기로 한다.

직접침해 요건
특허 침해가 성립하기 위해서는 아래 네 가지 조건이 모두 만족해야 한다: (1) 특허권이 유효하게 존속할 것 (2) 특허발명의 특허 청구범위에 포함되는 기술이 실시되고 있어야 할 것 (3) 업으로써 실시할 것 (4) 실시자가 정당한 권한이 없을 것.
특허침해 여부를 판단할 때 특허발명의 청구범위 해석방법은 국가마다 다소 차이가 있다. 예를 들어, 유럽의 경우는 실질적인 발명의 사상을 보호하기 위하여 청구범위의 확장해석을 인정하는 경향이 있지만, 한국을 포함한 미국 등의 경우는 확장해석을 제한하는 경향이 있다. 한편, 중국의 경우, 제59조에 따르면, 명세서 및 도면을 참고하여 권리 요구사항을 확장해석하는 절충주의를 채택하고 있다 .
여기서 특허발명의 특허 청구범위에 포함되는 기술이 실시되었는지 여부을 판단하기 위해서 주변 한정 주의*를 배경으로 발전한 이론이 구성요소 완비의 법칙 (All Elements Rule)이론이다. 구성요소 완비의 법칙은 침해품이 특허발명의 특허 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하여야 침해가 인정된다는 원칙이다.
한국 판례에서는, 구성요소 완비의 법칙에 대해 특허 청구범위(독립항)가 복수의 구성요소(elements)로 이루어진 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 하나의 발명을 형성하게 되므로, 제삼자가 독립항의 모든 구성요소를 실시하는 경우에만 특허침해에 해당한다고 판시한 바 있다. 중국 역시 《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(특허권 침해 분쟁 사건 심리에 관한 법률 적용에 관한 몇 가지 문제의 해석)》 제7조 제1항에서 명시적으로 구성요소 완비의 법칙을 규정한다. 또한, 北京市高级人民法院베이징시고급인민법원《专利侵权判定指南（2017）》에서도 被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入专利权的保护范围(침해된 기술 방안이 청구범위에 기재된 모든 기술적 특징과 동일하거나 동등한 기술적 특징을 포함하는 경우 특허권의 보호 범위에 속하는 것으로 간주한다) 임을 명시하고 있다. 따라서, 중국 및 한국에서는 독립항의 모든 구성요소 중 일부의 구성요소라도 실시하지 않는 경우에는 특허침해에 해당하지 않게 된다.
다만, 구성요소 완비의 원칙을 일관되게 고수할 경우에는 특허침해의 회피가 용이하게 되어 특허권자의 적절한 보호가 제대로 되지 않는 경우도 있다. 구성요소 완비의 원칙은 종래 일차원적 물건발명이 대다수이던 시기에 확립된 이론이기 때문에, 새로운 패러다임의 기술인 인터넷 기술 관련 특허의 보호범위를 해석할 때 불합리한 결론을 초래하는 경우가 있다.
예를 들어, 다수의 사물이 네트워크로 연결되는 환경에서는 많은 발명이 하나의 ‘물건’으로는 완결되지 않게 되기 때문에 특허발명의 구성요소 전부를 실시하는 직접침해가 성립하기 위해 어렵게 된다.
또한 인터넷 또는 소프트웨어 관련 발명이 통상의 발명과 달리, 产品(상품) 의 개념을 넘어 정보로서의 속성을 갖기 때문에 침해 행위가 복수의 행위자에 의해 분담하여 이루어지거나, 침해행위의 일부가 국외에서 행해지는 경우가 많다는 점에서 기인한다.
한편, 구성요소 완비법칙 아래에서는, 복수 주체의 특허 침해행위는 하나의 주체가 모든 구성요소를 실시하는 것이 아니므로 침해에 대한 책임을 묻기가 곤란할 수 있다. 따라서 구성요소 완비의 법칙을 엄격하게 적용하는 경우, 특허권자의 권리를 보호하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

* 주변 한정 주의(Peripheral Definition)는 영미법 계통에서 발달한 해석 방식이다. 주변 한정 주의하에서 청구항 또는 특허 청구범위(claims)는 특허 보호의 외연(外緣)을 정의하는(define) 것이다. 주변 한정 주의와 대비되는 개념에는 중심 한정 주의가 있다. 중심 한정 주의(Central Definition)는 미국 특허 실무에서 유래하는 것으로 발명 전체를 관찰하여 얻는 발명 아이디어의 원리를 찾음으로써 보호범위가 결정된다고 한다. (나종갑, The Origin and Development of the Central Definition Doctrine in the Interpretation of Patent Claims, and Teachings, Korea Intellectual Property Society, Vol.49, p39-84 (2016)(Korean))