[특허일반] 간접침해 요건

한국에서도 역시 복수 주체가 하나의 특허발명을 공동으로 침해하는 사안에 대하여, 복수 주체의 이러한 행위가 특허발명의 침해에 해당하는지에 관한 분쟁이 줄곧 존재해 왔다. 기본적으로 한국의 특허법은 간접적인 권리침해로 권리침해를 인정하는 외에 다수 주체의 권리침해에 관해 규정하지 않았다. 구체적으로 특허법은 단일주체 권리침해의 모든 구성요소에 대한 행위를 권리침해로 인정한다. 특허법상 특허권에 대한 복수의 공유자와 관련된 규정은 있지만, 복수의 주체에게 공동의 직접 침해를 인정한다는 규정은 없다는 점에서 특허권의 공동 직접침해의 책임을 묻기가 어렵다. 특히, 복수 주체에 의해 실시되는 방법 발명의 경우, 한국 특허법상의 간접 침해 요건인 전용성과 공용성의 요건을 충족하기가 어려우므로 각각의 실시자에게 간접 침해 책임을 묻기도 어렵다. 이에 따라, 특허침해가 일어나고 있음이 분명함에도, 특허침해를 이유로 실시자들의 행위를 금지할 수 없는 경우가 발생하여, 특허권자들의 이익을 보호할 수 없게 되는 경우가 발생할 수 있다.

한국의 경우 타국에 비해 간접 침해의 인정 범위가 협소하여 특허권자의 실질적인 보호를 위해서는 보다 적극적인 해석이 필요한 점, 특허법 제127조의 문언은 생산의 범위에 관하여 국내ㆍ국외를 구분하고 있지 않으므로 반드시 국내 생산으로 한정하여야 하는 것도 아닌 점 등을 감안하면, 국가 간의 국경이 점점 무의미해지고 있는 현시점에서 속지주의를 이유로 간접 침해의 성립 가능성 자체를 막는다면 특허법 제127조의 의미는 반감될 수밖에 없다.

중국의 경우,
특허권의 간접 침해 규정은 중국 특허법 제정 시부터 시작해 매번 특허법 개정 때마다 제기될 만큼 오랫동안 논쟁을 거쳐왔다. 실제로, 2015年《专利法》修订草案（送审稿）第62条中规定了帮助侵权，即“明知有关产品、方法属于专利产品或者专利方法， 未经专利权人许可，为生产经营目的诱导他人实施了侵犯该专利权的行为的，应当与侵权人承担连带责任。” 그러나 이번 특허법 제4차 개정법에서도 여전히 추가되지 않았다.

“특허권 간접 침해”에 대한 명확한 규정이 없음에도 사법 실천 과정 중 이미 오래전부터 특허권의 간접 침해를 인정하는 판례가 존재하고 있었다. 하지만 “특허권 간접 침해”에 대한 명시적인 법규가 없어 중국 각 지역의 법원마다 특허권 간접 침해 행위에 대한 판결 결과가 상이한 상황들이 존재했다. 예를 들면 일부 법원은 “공동 침해”로 판결하고 일부 법원은 간접 침해와 관련한 사건임에도 불구하고 “간접 침해”인지 “직접 침해”를 명시하지 않고 단지 침해 여부만 판단했다.

한편, 간접 침해의 입법화에 대한 반대의견의 근거로는 “특허법에 간접 침해 행위에 대한 규정을 추가하는 것은 실질상 특허권의 보호는 특허권을 획득하지 않은 특허 기술 관련 제품으로 확대하게 되는 것으로써 관련 법규의 제정 및 적용이 약간만 부당하여도 일반인들이 종래기술을 자유롭게 사용하는 권리에 손해를 줄 수 있고”, ”또한 특허권자는 간접 침해가 발생한 경우에 직접 침해자한테 권리를 주장하는 것을 통해 특허권을 보호받을 수 있으며 의 공통 침해 관련 규정에 근거해 관련 침해자의 연대 책임을 주장할 수 있으므로 특허법에 간접 침해의 규정을 추가하는 것은 아직 시기적으로 적절하지 않다”는 것이 있다.

그러나, 외국의 주요 국가들에서 이미 간접 침해를 명확히 인정하는 상황에서 외국 및 중국 기업 특히 최근 간접 침해가 자주 발생하는 BM 특허, 컴퓨터 프로그램 관련 특허를 보유하고 있는 기업들은 일반적으로 “특허권 간접 침해”에 대한 규정을 명확히 기재할 것을 바라고 있다는 점 등을 고려하여, 간접 침해에 대한 요건을 입법화할 필요가 있다고 생각한다. 또한 간접 침해를 입법화할 때, 방조 행위에 대한 요건 등을 명확히 하여 복수 주체의 침해 판단 시에 적극 활용할 수 있는 규정을 만드는 것이 특허권자의 이익 보호에 큰 도움이 되리라 생각한다.

한편 미국의 경우,
기여 침해 및 유도침해와 같이 침해를 인정하는 범위가 넓지만, 한국과 중국의 간접 침해 조문은 단일조문으로 침해를 인정하는 범위가 제한적이다. 특히 미국은 271조(f)항을 이용하여 물품의 부품을 해외에서 조립하는 행위 역시 침해 행위로 간주할 수 있지만, 한국 및 중국은 이와 같은 규정을 마련해 두지 않았다.

해외의 일부 주체가 특허발명을 실시하는 경우에는 각국의 판례 태도에 기초하여, 판단기준을 정립할 수 있다. 특히 한국의 판례에 따르면, 반제품 상태로 국내에서 생산되고 수출되어 마지막 단계가 가공 및 조립되는 것이 예정되어 있고, 마지막 단계가 극히 사소하거나 간단한 경우, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것으로 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다. 이는 속지주의 원칙을 유지하면서도 특허권자의 이익을 보호할 수 있는 기준으로 보인다.

따라서, 외국에서 상품을 단순히 결합한 자의 경우, 이들의 행위를 국내 실시자의 행위와 하나로 결합하는 결국 구성요소가 국내에서 완성된 것으로 보아 특허권의 직접 침해를 인정할 수 있을 것이다. 다만, 상술된 경우를 벗어나, 다른 주체에 의해 일부 구성이 해외에서 실시된 경우에는 미국 특허법상 역외적용 규정인 35 U.S.C.271(f)과 같은 규정의 입법이 없이는 특허침해로 규율하기 어려울 것으로 판단된다.